Tavaramerkkien erottamiskyky Kolster Info -aamiaisseminaari 25.3.2014 Rake-Sali Joose Kilpimaa Rekisteröinnin yleiset edellytykset • Sekoitettavuus • Erottamiskyky Tavaramerkkilaki 2 luku 13 §: ”Rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Erottamiskykyiseksi ei ole katsottava myöskään merkkiä, joka muodostuu yksinomaan tavaran luonteenomaisesta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tai tavaran arvoa olennaisesti korottavasta muodosta. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.” Erottamiskyvyn esteet • Tavallisin este erottamiskyvylle on merkin kuvailevuus • Yleisimmät kuvailevuuden tyypit: Laji Laatu Käyttötarkoitus • Maantieteellinen alkuperä – harhaanjohtavuus • Kuvailevuuden aste on aina subjektiivinen, ei ole olemassa yleispäteviä mittareita suhteessa merkkien kuvailevuuteen Erottamiskyvyn tutkiminen • Sekä PRH että OHIM tutkii erottamiskyvyn viran puolesta • OHIM:ssa erityisen tiukka seula • Erottamiskyky tutkitaan suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, mille merkkiä haetaan • Vahva erottamiskyky, heikko erottamiskyky vai suggestio? • Tausta: Yleinen vapaanapidon tarve vs. tavaramerkin luoma yksinoikeus (=kieltooikeus) Miten lisätä merkin erottamiskykyä? • Kuvioelementti • Yrityksen nimen tai ”pääbrändin” lisääminen merkkiin • Merkin muokkaaminen suggestiivisemmaksi • Huom! Pelkkä kirjoitusasun muuttaminen ei vielä riitä poistamaan erottamiskyvyttömyyttä: CITY vs. CITI, EXTRA vs. XTRA Erottamiskyky käytön perusteella • Erottamiskyvytönkin merkki voi saada suojaa, mikäli sen katsotaan saavuttaneen erottamiskyvyn käytön kautta • Tavaramerkkilaki 1 luku 2 § 3 momentti: ”Tunnusmerkki katsotaan vakiintuneeksi, jos se tässä maassa on asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä.” • Voi koskea myös kuvailevaa tavaramerkkiä • Vakiintunut haltijan tavaramerkiksi Suomessa • Vakiintuminen täytyy kyetä osoittamaan Organisaatiouudistus • 1.9.2013 jälkeen tavaramerkkihakemuksiin liittyvät valitusasiat on siirretty PRH:n valituslautakunnasta Markkinaoikeuteen • Myös tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat valitukset • Vaikutelmat tähän mennessä: päätökset enemmän perusteltuja ja joustavampia MAO: 75/14 • Tavaramerkki Hoivamestari Luokat 10 (lääketieteelliset välineet, 44 (lääkinnälliset palvelut) ja 45 (oikeudelliset palvelut) • Erottamiskykyinen • PRH: ”Sanayhdistelmä ”hoivamestari” ei muodosta omaperäistä sanayhdistelmää vaan kuvailee suoraan kysymyksessä olevia palveluja”. • MAO: ”Sanaa ”hoivamestari” ei voida kokonaisuutena arvioiden kysymyksessä olevassa kohdeyleisössä välittömästi ja asiaa enemmän pohtimatta yhdistää kysymyksessä olevien palvelujen tiettyihin ominaispiirteisiin. Puheena oleva sanamerkki antaa vain suggestiivisen viitteen näistä palveluista”. MAO: 74/14 • Tavaramerkki OMA (kuvio) Luokat 10 (lääketieteelliset välineet, 44 (lääkinnälliset palvelut) ja 45 (oikeudelliset palvelut) • Erottamiskykyinen • PRH: ”Yleisen käytännön mukaan sana ”oma” ei ole erottamiskykyinen. Sanan vertikaalinen kirjoittaminen ei riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä”. • MAO: ”Yhteys pelkän sanan ”oma” ja kysymyksessä olevien tavaroiden ja palveluiden välillä on liian epäselvä ja epämääräinen, jotta sitä voitaisiin pitää kuvailevana niille tavaroille ja palveluille. Haetun merkin erottamiskykyä lisää vielä sen ulkoasu (ihmishahmo?).” MAO: 73/14 • Tavaramerkki Omasairaala Luokka 44 (lääkinnälliset palvelut) • Erottamiskyvytön • MAO: ”Mikäli merkin osat ovat kuvailevia, myös niiden yhdistelmä kokonaisuutena on pääsääntöisesti kuvaileva” • MAO: ”Markkinaoikeus katsoo, että sanamerkki Omasairaala osoittaa kysymyksessä olevan sairaalapalvelut, joilla on henkilökohtainen tai yksityinen luonne”. MAO:547/13 • Tavaramerkki: Etsitkö asuntoa? Luokat 35 (mainonta, liikkeenjohto) ja 36 (kiinteistöasiat) • Erottamiskyvytön • Rekisteröintiä perusteltiin käytön perusteella saavutetulla erottamiskyvyllä • MAO: ”asiassa valittajan toimesta esitetyn selvityksen perusteella ei voida tehdä päätelmiä siitä, miten ja missä laajuudessa merkkiä on käytetty”. MAO:526/13 • Tavaramerkki SAINT TROPEZ (kuvio) Luokat 18 (nahat), 25 (vaatteet) ja 35 (mainonta ym.) • Erottamiskykyinen • PRH: ”Tavaramerkki on omiaan antamaan suomalaiskuluttajalle käsityksen, jonka mukaan merkin tarkoittamat tavarat tai palvelut ovat peräisin Ranskasta, taikka niiden tarjoaja on ranskalainen”. • MAO: ”tavaramerkki ei ole ymmärrettävä osoitukseksi sanottujen tavaroiden ja palveluiden maantieteellisestä alkuperästä”. MAO:494/13 • Tavaramerkki PLUS Luokka 32 (virvoitusjuomat) • Merkki haettu rekisteriin vakiintumisen perusteella • Erottamiskyvytön • PRH: ”Sana PLUS tarkoittaa jonkin asian etua, hyötyä, lisää tai myönteistä ominaisuutta” • MAO: ”Hakija ei ole esittänyt selvitystä siitä, että haettu merkki olisi käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn tai että merkki olisi vakiintunut”. Kiitos! joose.kilpimaa@kolster.fi